국제 지재권분쟁 대응전략: 분쟁특허 및 선행특허 분석으로 회피설계 마련
금번 해당업체는 반도체소재, 회로소재, Display/OLED 소재 분야를 개발하고 제조하는 소재·부품·장비 기업입니다. 2017년 기준 매출 규모는 약 3,000억 원이며, 지속적인 사업 확장 및 수출확대를 통해 정부로부터 우수 수출기업으로 여러 차례 포상을 받기도 하였습니다. 또한 기술개발이 중요한 분야인 만큼 IP 확보에도 힘쓰며, 국내 특허 총 51건, 해외 특허 총 8건을 보유하고 있습니다.
경쟁업체의 경고장 발송 및 거래제한 요구, 납품계약 적신호
개발업체에 경고장을 발송한 기업은 일본 경쟁업체 K사로, OLED용 필름 시장에서 특허권을 보유하여 독점적 지위를 확보하고 있던 기업입니다. 개발업체 역시 자체 연구개발을 통해 OLED용 기능성 필름을 개발하여 K사가 납품하고 있던 A사를 포함한 국내외 주요 Panel 제조업체에 해당 제품을 납품할 예정이었습니다. 그러자 일본 K사는 개발업체에 특허침해에 대한 경고장을 발송하였고, 동시에 수요기업들에 특허침해이슈가 있다는 이유로 개발업체와의 거래제한을 요구하였습니다. 이로 인해, 납품논의 중이던 A사는 물론, 기존 납품업체들로부터 특허보증 요구를 받았으며, 납품 거래량이 감소되고 납품기한도 지연되기 시작했습니다. 개발업체가 필름 개발에 성공하면서 일본 K사는 시장의 독점점 지위를 상실하게 될 수 있는 상황이었기에 향후 특허 소송 발생 가능성도 매우 높았습니다. 이에, 개발업체는 경고장에 기재된 특허와 K사가 보유하고 있는 타 등록특허와 관련한 침해 여부를 검토하고 대응전략 마련을 위해 국가의 분쟁 대응 지원사업을 신청하게 되었습니다.
성능과 가격경쟁력을 향상한 “기능성 OLED용 필름”
분쟁대상 제품은 OLED Panel을 보호하고 보강하는 기능성 필름입니다. 특히 개발업체의 제품은 일본 K사 제품에 비해 성능이 약 5~7% 향상되었으며 단가 경쟁력 부분에서도 우위에 있습니다. 전세계적으로 스마트폰 등 디지털 산업이 급성장함에 따라 OLED용 필름이 활용되는 Flexible OLED 시장도 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 중국 업체에서도 Flexible OLED 제품을 생산하게 되면서 OLED 필름시장도 함께 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 이번에 경고장을 발송한 일본 경쟁업체 K사는 OLED용 필름에 대한 특허권을 보유하며 독점적으로 시장우위를 지니고 있었습니다. 과거에도 K사는 유사한 분쟁이력을 지니고 있습니다. 지난 2012년까지 ITO 필름 분야에서도 시장의 70%를 차지하며 사실상 독점력을 지니고 있었습니다. 2013년 국내 L사가 ITO 필름을 개발하여 제품을 공급하기 시작하자 K사는 특허 소송을 제기하였지만, 패색이 짙어지자 소송을 취하한 바 있습니다. 이번 분쟁의 경우에도 과거 사례와 유사하다고 생각되어, 소송까지 확대될 가능성을 대비하고 있습니다.
분쟁특허에 대한 회피설계 마련 및 향후 분쟁위험 제거를 위한 선행특허 분석
국가에서 분쟁대응 지원사업을 통해 개발업체는 경고장의 분쟁특허에 대한 비침해 논리를 마련하고, 무효조사 및 회피설계안을 수립하였으며, 비침해 감정서를 작성하였습니다. 또한 일본 K사의 경고장에 대한 답변서를 작성하여 발송완료하였으며, 추가 소송제기를 대비하여 일본 K사의 보유특허를 전수 조사하여 침해가능성을 검토하였습니다. 이를 통해 향후 경쟁사가 침해소송을 제기하더라도 유리한 위치에서 적절한 대응할 수 있도록 대응전략을 마련할 수 있었습니다.
또한, 경고장 분쟁특허의 비침해 감정서를 작성하여 국내외 고객사 및 거래 예정업체에 특허보증 자료로 제공함으로써 안정적인 납품을 진행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 거래업체로부터 Flexible OLED 소재 국산화 및 품질 개선감 효과를 인정받아 우수 협력사로 선정되었으며, 수출도 크게 증가하여, 2019년 기준 수출액은 3,500억여원으로 수출확장 단계에 진입하게 되었습니다.
분쟁특허 분석을 통해서 개발업체는 회피설계안도 마련하게 되었으며, 이 회피설계를 통해 특허출원을 진행함으로써 개발업체의 제품 개발에 반영하였습니다. 이를 통해 리뉴얼 제품으로 향후 안정적인 납품이 가능해졌고, 특허분쟁 위험을 해소함으로써 OLED Panel이 활용되는 스마트폰, 디스플레이 등 모든 제품군에서 사업확장이 가능하게 되었습니다.
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