국제 지재권분쟁 대응전략: 비침해 논리 개발 및 최적의 합의 도출
국내의 한 소프트웨어 개발업체는 데이터베이스 관리를 위한 소프트웨어를 개발하여, 미국, 일본, 중국 등 해외에 판매하고 있었습니다. 2018년을 기준으로 수출 실적은 30억원을 훌쩍 넘겼으며, 기술력을 바탕으로 해당 제품의 수출규모도 계속 성장하고 있었습니다. 특히, 관련 소프트웨어 시장 규모는 매년 10~20%씩 성장하고 있으며, 향후 클라우드/블록체인/AI 기술이 반영되면, 사업규모도 더욱 성장할 것으로 예상하는 상황이었습니다.
NPE(특허관리전문회사)의 특허침해소송 제기, 막대한 분쟁비용과 영업금지 위기
당시에는 해외 업체들의 시장점유율 확보를 위한 경쟁이 치열한 상황이었습니다. 해당 개발업체 역시 해외 여러 국가에 수출을 진행하고 있던 상황에서 미국의 NPE(특허관리전문회사)는 국내의 개발업체의 기술에 대한 특허침해 소송을 제기해왔습니다. MPE는 권리가 소멸된 특허를 이전받아 유사한 제품을 만드는 기업들에게 Past Damage에 대한 특허침해소송을 제기하고 합의금을 요구하는 전형적인 특허관리전문회사의 시스템을 보였습니다. 해당 침해소송으로 인해 국내 개발업체는 영업금지 처분을 받거나 막대한 손해배상액을 지불할 수 있는 상황으로 최악에 치달았습니다. 이에, 국내 개발업체는 특허소송 절차로 인한 막대한 분쟁비용을 최소화하고 특허 출원을 통해 안정적인 사업기반을 마련하고자 국가에서 운영하는 특허분쟁 지원사업을 신청하게 되었습니다.
데이터베이스 관리를 Local 방식으로 최적화하는 기술이 담긴 “소프트웨어 제품”
국내 개발업체의 분쟁대상 제품은 데이터베이스를 관리하기 위한 소프트웨어입니다. 다수의 컴퓨터 사용자들이 데이터베이스 내에 있는 데이터를 기록하거나 접근할 수 있도록 하는 컴퓨터 프로그램으로 다양한 기술을 포함하고 있습니다. 최근 IT 환경이 모바일, 클라우드, 플랫폼 등으로 개편됨에 따라 폭증하는 빅데이터를 효과적으로 처리할 수 있는 기술에 대한 개발과 함께 시장 확대도 지속될 것으로 예상되는 상황이었습니다. 미국의 특허관리전문회사는 과거 IT 업체로부터 양도받은 특허권을 토대로 유사한 기술을 적용한 국내의 개발업체 여러 회사를 대상으로 특허소송을 제기하였으며, 2019년부터 양수 받은 특허 1건으로 15개 기업들에 특허소송을 제기한 후, 합의금을 받아내고 소송을 취하하는 전략을 통해 수익화하는 업체였습니다. 실제로 해당 NPE사에 대해 조사한 결과, 별도의 기업 홈페이지도 없었으며, 특허 보유 건수도 총 1건에 불과했습니다. 이에, 국내 개발업체들에게 걸린 소송도 길게 진행될 가능성이 낮다고 판단하고 대응전략을 마련하게 되었습니다.
소송전략 마련으로 분쟁비용 최소화, 협상을 통한 분쟁 해소 및 수출확대
국내 개발업체는 국가에서 운영하는 분쟁대응 지원사업을 통해 미국 NPE가 제기한 특허침해소송 관련하여 분쟁대상기업 분석, 분쟁특허의 침해가능성 분석, 무효조사 등을 바탕으로 소송 대응전략을 마련하였습니다. 이 과정에서 강력한 비침해 논리를 구축하여 검토의견서를 작성하고, 지원기업이 소송에서 승소할 경우, 소송비용을 원고 측에 부담시키겠다는 것을 명시함으로써 소송철회를 유도하였습니다. 그리고 국내 기업에게 유리한 방향으로 협상을 진행하여 최소한의 합의금액으로 소송취하에 합의하게 되었습니다.
소장에 대한 답변서 및 검토의견서 또한 수행기관이 직접 영문으로 작성하여 전달함으로써 해외 대리인 비용을 절감하였고, 비침해 논리가 명확하다는 검토의견서를 근거로 미국의 NPE와 협상을 추진하였으며, 해당 NPE가 최초 요구한 합의금액의 1/10의 액수로 최종 합의하며 특허분쟁으로 인한 비용을 최소화하게 되었습니다. 만약 합의가 결렬되어 소송을 계속 진행했을 경우, 발생하는 막대한 소송절차비용도 제거할 수 있었습니다.
협상을 성공적으로 타결한 국내 개발업체는 추가적인 특허 출원을 통해서 강력한 미국 IP 포트폴리오를 구축하게 되었으며, 이를 기반으로 미국에서 안정적으로 사업을 추진하고 있습니다. 분쟁 종결 후, 올해 수출 실적은 약 57억원으로 분쟁 전 대비 1.6배 이상 증가하는 성과를 이룰 수 있었습니다.
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