국제 지재권분쟁 대응전략: 선사용 및 선권리 증거확보로 무효심판 승소
H사는 화장품을 제조·판매하는 기업으로 2005년부터 국내 더마코스메틱 1위 브랜드 D를 출시하며 시장을 선두하고 있습니다. 국내외 1,580여 건의 지식재산권을 출원하고 등록하였으며, 2013년 중국에 법인을 설립하고, 2015년 글로벌 기업으로부터 투자 유치에 성공함으로써 해외시장 진출을 본격화하였습니다. 회사 매출의 약 85%가 미국, 유럽, 중국 등 해외 36개국 수출을 통한 글로벌 매출이며 지난 2014년부터 2017년 연평균 121%로 급격히 성장해오고 있습니다. 특히, 브랜드 D에서 제품 V는 국내외 선풍적인 인기를 끌며 매출성장을 이룩한 제품입니다.
중국 업체의 악의적 상표 무단 선등록 및 상표권 침해소송 제기
제품의 인기만큼이나 국내외 사업규모가 매우 커지고 있는 상황이었지만, 중국 내에서 제품 V가 큰 인기를 얻자, 중국기업 K는 무단으로 상표 V를 선등록하고 위조제품을 판매하면서 마치 정품인 것처럼 홍보하였습니다. 동일한 상표와 디자인으로 모방 제품을 판매하고 있었던 것으로 보여집니다. K사의 무단선점 상표로 인해 H사의 상표 출원은 거절되었고, H사는 무효심판을 신청하였습니다. 그러자 무단선점업체 K사는 500만 위안(한화 약 8억 4천만원) 상당의 상표권 침해 소송을 제기하였습니다. 이와 같은 상황에서 H사는 침해소송 대응과 상표권 V에 대한 권리 회수 목적으로 지원사업을 신청하였습니다.
즉각적인 화이트닝 효과를 내는 “미백크림 화장품”
H사의 브랜드 D는 더마코스메틱으로서 유해성분을 지양하고, 피부 고민별 맞춤형 전문 제품라인을 구성하고 있습니다. 그 중에서도 이번 지원사업 대상제품 V는 미백크림 제품으로 7가지 비타민 성분을 포함하고 있어 즉각적인 화이트닝 효과를 주는 특징이 있습니다. 2015년 상반기 출시된 이후, 국내 및 중국에서 약 1,000억 원의 매출을 기록하였으며, 특히 중국 시장 매출을 견인한 주력 상품입니다.
H사가 2015년 상반기 제품 V를 출시하고 얼마 지나지 않아 2015년 8월 무단선점업체 K사가 중국에 상표 V에 대해 화장품 등 제3류의 총 8개 유사군에 무단선출원하여 등록을 받았습니다. 이후 실제로 상표 V 화장품을 정품처럼 판매, 광고까지 하고 있었습니다. 한발 늦게 2015년 12월 경 H사 역시 상표 V에 대해 출원 신청하였으나, 화장품 등 주요 상품에는 모두 등록 거절이 되고, 연마제, 공기방향제에 대해서만 등록을 받았습니다. 이로 인해, H사는 제품 V의 큰 인기에도 불구하고 중국 내에서 권리 주장이 어려운 상황이었습니다. 무단선점된 상표권을 회수하지 못할 경우, H사의 중국 사업에도 큰 타격이 불가피했습니다.
선사용 및 선권리에 대한 철저한 무효증거 조사로 무효심판 청구, 승소를 통해 분쟁종결 및 수출규모 증대
H사는 지원사업을 통해 무단선점상표의 무효증거 자료를 충분하게 확보할 수 있었으며 이를 바탕으로 신속하게 무효심판 청구 및 재출원, 복심 신청을 진행하였습니다. 그 결과, 무효심판 승소판결을 이끌어낼 수 있었으며, 이에 무단 선점업체는 H사에 제기한 500만 위안(한화 약 8억4천만원) 상당의 상표권 침해 소송도 취하하였습니다. 분쟁비용을 제거함으로써 H사는 간접적 이익을 확보할 수 있었습니다.
제품 V는 중국 시장에서 선풍적인 인기를 얻고 있는 제품으로 올해 초 무효심판을 승소함으로써 코로나19 등으로 인한 세계적인 소비 위축에도 불구하고 H사의 올해 수출규모 역시 2019년 1,300억원에서 성장세가 예상되고 있습니다. 특히, 중국판 ‘블랙프라이데이’라 불리는 올해 중국 광군제에서 한화 354억 원의 매출을 올려 사상 최대 매출을 기록하기도 했습니다. 이는 지난 매출과 비교해 307%이상 증가한 수치로 광군제 매출 신기록이며, 제품 V는 해당 기간 가장 잘 팔린 품목 중 하나입니다. 2021년에는 제품 V에 대한 중국판매를 더욱 적극적으로 추진하여 성장하였습니다.
이번 지원사업을 통해 H사는 중국 내 안정적인 사업운영을 위해 기존 브랜드 외에 중문상표를 신규 네이밍하여 상표출원을 진행하였다. 분쟁종결 이후에도 적극적으로 지식재산권을 관리하며 국내 350여개, 해외 495개의 지재권을 추가적으로 출원하며, 기업의 IP에 대한 인식 및 지재권 관리 역량도 크게 강화되었습니다.
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